平成25年知的財産法 第一問
平成25年知的財産法第一問を解いていきます。
設問1
1．XはYに対して発明αの特許権を侵害することを理由として特許法100条1項に基づき差し止め請求を行っているため、このXの請求に対するYの反論を検討する。
(1)まず、特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁が考えられる。特許法104条の3第1項によれば、特許法123条1項各号の事由がある場合に主張することができるとされている。
(2)特許法123条1項6号によれば、特許出願について特許を受ける権利を有しないものによってされた場合、特許権の無効を主張することができるとされている。
本件事案において方法1の発明を行ったのは甲と乙であり職務発明として特許法35条1項に基づきX社に特許を受ける権利が帰属している。
にもかかわらず、Yが方法1を含めた発明αの特許出願を行い特許権を得ているため、特許法123条1項6号に規定される通り、発明について特許を受ける権利を有していない者によって特許出願がされているといえる。
したがってXは特許法123条1項6号違反を特許法104条の3第1項の無効の抗弁の理由として主張することができる。
(3)特許法123条1項2号によれば、特許出願が特許法29条2項に違反してなされた場合特許権の無効を主張することができるとされている。
特許法29条2項によれば、進歩性がない場合、特許出願をすることができないとされている。本件事案における発明αは、すでに発明された方法1に用いられたb1の上位概念であるBを用いて化合物Cを作成するものであるため、すでに発見されたものとして進歩性がないものといえる。
そのため、Yは特許法104条の3第1項に基づいて特許法123条1項2号の事由があることを理由として無効の抗弁を主張することができる。
2．そのため、Yは特許法123条2号及び6号を理由とする特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁を主張することができる。
設問2
1．これに対してXは特許法126条1項に基づき訂正を行ったことを理由とする訂正の抗弁を主張することが考えられる。
訂正の再抗弁を主張するためには、訂正審判請求を行って認められ、訂正後も特許権侵害を行っていることが認められなければならない。
本件事案において、Xは特許請求の範囲をAとb2により化合物Cを得る方法に縮減することが考えられ、なお、特許要件を満たすため、訂正請求は認められると考えられる。さらに、Yは方法２の実施も行っていることから、訂正後のYの特許請求の範囲に含まれるといえる。
2.よって、Xは訂正の再抗弁を行うことによって方法2の特許権侵害を理由とする特許法100条に基づく差し止め請求を行うことができる。
設問3
1．YはXに対し、特許法74条1項に基づき特許権の移転請求を行おうとしているため検討する。
(1)特許法74条1項によれば、特許法123条1項6号の事由がある場合、特許法施行規則40条の2に従い特許権の移転を請求することができるとされている。
先述の通り、Xの特許権のうち方法1に関する部分に関してはYが先に発明したにもかかわらず、特許出願を行っているのであるから、特許法123条1項6号の事由はあるといえる。
(2)そのため、YはXに対して本件特許権のうち方法1に関する部分について特許権の移転請求を行うことができるといえる。
2．また、XはYに対して本件特許権のうちの方法1の部分の特許権に基づいてXに対し差し止め請求を行っているが、特許法74条2項によれば、初めから移転の登録があったものとされるため、Xは方法1の部分について特許権を有していないこととなる。
そのため、Xが方法1を実施しているものについてYは特許法100条に基づいて差し止め請求を行うことができる。
以上
